“Als ik kijk naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg, dan verbaas ik mij er ieder jaar weer over dat er nog steeds ongelofelijk veel onduidelijk blijkt te zijn op het gebied van het merkenrecht. Sinds de jaren 90 is het Europese Hof de hoogste rechter voor de uitleg van de Europees geharmoniseerde wetsbepalingen over het merkenrecht. Nationale rechters legden in het begin veel zaken voor aan het Hof. De verwachting was dat het aantal zaken na verloop van tijd wel zou afnemen, maar niets blijkt minder waar. Nog steeds worden veel kwesties voorgelegd aan het Europese Hof. Dat komt doordat wetsvoorstellen vaak compromissen zijn en dat zie je terug in de teksten die later alsnog uitleg behoeven. Maar het komt ook door ontwikkelingen die in de jaren 90 niet bestonden. Neem bijvoorbeeld de internetverkopen die een enorme vlucht hebben genomen en die nieuwe juridische vragen opwerpen.”

Online en offlinewereld

“Ook ontwikkelingen zoals de digitalisering maken dat het merkenrecht moet meegroeien. Dat leidt tot nieuwe vragen aan, en antwoorden van het Europese Hof. Zo heeft het Europees Hof bijvoorbeeld de vraag moeten beantwoorden of het is toegestaan om een Adword te gebruiken dat bestaat uit het merk van een ander. En is een host van een onlineplatform aansprakelijk voor eventuele inbreuken die derden daarop maken? De vraag is ook of wat in de offlinewereld geldt, onverkort van toepassing is in de onlinewereld. De bepalingen zijn hetzelfde, maar afhankelijk van de context zie je dat de toepassing kan verschillen. In de wet staat bijvoorbeeld dat iemand die iets maakt aansprakelijk is als dat product het merk bevat van een ander. Die aansprakelijkheid geldt ook voor degene die dat product verkoopt. Maar hoe ga je daarmee om als het verkocht wordt via een onlineplatform? Je kunt zo’n platform niet een-op-een vergelijken met een winkelcentrum waar iemand een winkel huurt en daar spullen verkoopt die niet op orde zijn. In dat geval kun je de verkoper aanspreken, maar in principe niet de exploitant van het winkelcentrum. In de onlinewereld kun je het onlineplatform onder omstandigheden wel aanspreken. Het Europese Hof heeft daarvoor handvatten gegeven. Dit illustreert goed hoe het merkenrecht steeds in ontwikkeling blijft. Er zijn basisregels, maar de concrete toepassing daarvan hangt altijd af van de omstandigheden van het geval.”

Functieleer

“Er zijn ook ontwikkelingen geweest die mij hebben verbaasd. Een voorbeeld daarvan is de functieleer die het Europese Hof op een gegeven moment heeft geïntroduceerd. Van oudsher is de functie van een merk dat de consument aan de hand daarvan in staat moet zijn om de waren van de ene onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Maar het Europese Hof heeft aangegeven dat een merk nog meer functies heeft, zoals de reclamefunctie, de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunctie en de investeringsfunctie. Deze uitspraak heeft weer veel stof opgeleverd voor nieuwe zaken. Met nieuwe theorieën maakt het Hof het soms eerder moeilijker dan makkelijker.”

(Niet-)soortgelijke waren

“Het Europese Hof heeft vaker uitspraken gedaan met een grote impact op de dagelijkse praktijk. Zo heeft het Hof ooit geoordeeld dat de houder van een bekend merk zich niet alleen kon verzetten tegen het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren, maar ook tegen het gebruik voor soortelijke of identieke waren, terwijl dat niet in de wet stond. Dat was een zaak waarin Adidas partij was. Adidas stelde dat het vreemd was dat je op basis van de betreffende bepaling alleen kon optreden tegen ‘meeliften’ en ‘verwatering’ als het om niet-soortgelijke waren ging, terwijl dat type inbreuken zich soms juist voordoet bij soortgelijke waren, sportkleding dus in het geval van Adidas. De ander probeert dan te profiteren van het bekende merk of dat merk verwatert door de aanwezigheid van een overeenstemmend teken op de markt voor soortgelijke producten. Het Europees Hof was het daarmee eens en oordeelde dat de bepaling ook van toepassing is ingeval van soortgelijke waren. Inmiddels is die uitspraak gecodificeerd (en is de wet dus aangepast), maar het illustreert hoe belangrijk het is dat je niet alleen de wet kent, maar ook de interpretatie van het Europese Hof. In dit geval had een jurist ernaast gezeten als die alleen in de wet had gekeken. Want ook al leek de wet duidelijk, het Europese Hof had er een andere interpretatie aan gegeven.”

De praktijk

“En zo zijn er continu nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de prejudiciële vragen die de Hoge Raad heeft gesteld aan het Europese Hof over de onderlinge rangorde tussen een merk en de handelsnaam die met dat merk overeenstemt. Vaak vallen die samen, maar de Hoge Raad had twijfels over hoe de bepaling moest worden uitgelegd in de zaak die speelde rond de Classic Coach Company, een voormalig familiebedrijf. Vorig jaar heeft het Europese Hof die beantwoord en recent heeft de Hoge Raad met inachtneming van die antwoorden een uitspraak gedaan in deze zaak. Tijdens de cursus komt die zaak zeker aan de orde. Net als andere actuele uitspraken. In de lagere rechtspraak zie je dat de uitkomst vaak sterk afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Die geven advocaten concrete handvatten om een zaak in je voordeel te bepleiten. Aan welke kant je ook zit.”

Josine van den Berg is advocaat bij Mount Law.

De cursus ‘Actualiteiten Intellectueel Eigendom’ vindt plaats op 13 december in Nijmegen. Meer info & inschrijven